La Commission des oppositions des marques de commerce veut désencombrer le registre du bois mort

14 janvier 2025

Au Canada, le processus d’enregistrement d’une marque de commerce ne requiert pas de démontrer que la marque de commerce est effectivement utilisée sur le marché. Au moment de renouveler un enregistrement, ce qui survient tous les dix ans, il suffit de payer les frais gouvernementaux applicables, et le tour est joué.

Il revient aux concurrents de contester un enregistrement sur la base de l’absence d’usage d’une marque à travers une demande de radiation sommaire. Cette procédure force le propriétaire de la marque à produire la preuve d’usage de la marque dans les trois dernières années. Si la preuve n’est pas jugée adéquate, l’enregistrement est alors radié.

Or, les choses sont peut-être sur le point de changer.

La Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC ») a effectivement publié le 12 décembre un énoncé de pratique dans lequel elle annonce son intention de rompre avec son rôle passif. Dans le cadre d’un projet pilote, la COMC enverra de sa propre initiative des procédures de radiation sommaire à l’encontre d’enregistrements au registre choisis au hasard.

Le projet pilote prévoit l’envoi de 100 procédures en janvier 2025, 50 en février 2025 et 50 en mars 2025.

Le projet est à petite échelle pour l’instant, mais ne manque pas de rappeler qu’il est primordial d’adopter une stratégie proactive de gestion de ses marques enregistrées, plutôt que d’attendre le renouvellement de chaque marque pour prendre des décisions.

Voici quelques questions à se poser sur une base régulière :

  • Avons-nous suffisamment d’éléments dans nos dossiers pour prouver l’usage de nos marques stratégiques?
  • Nos marques enregistrées reflètent-elles toujours adéquatement les marques utilisées sur le marché?
  • Dans le cadre de la modernisation de nos logos, les marques enregistrées permettent-elles de protéger adéquatement les nouvelles versions?
  • Dans le cadre d’un repositionnement de marque (rebranding), serait-il opportun de produire de nouvelles demandes d’enregistrement?
  • Quelles marques dans notre portefeuille sont susceptibles de faire face à une procédure de radiation?

Vous avez besoin de mettre vos dossiers à jour, de répondre à un avis de la COMC, ou encore d’obtenir des conseils généraux concernant vos marques de commerce? Communiquez avec nous, notre équipe peut vous aider à toutes les étapes de la gestion et de la protection de vos marques.